课程纪要丨专利审查：一场与审查员依据《专利审查指南》的“讨价还价”

主讲嘉宾：刘葛先生

九年专利代理工作经验，主要从事机械、自动化控制等领域专利文件的撰写、答复和审核，具有扎实的知识产权理论基础及长期实践经验；期间为多家大中型企业提供专利挖掘和布局服务工作，积累了丰富的经验；

2008年4月-2016年4月，北京某知识产权代理有限公司，专利部经理、专利代理人；2016年5月加入华进，任职北京分公司国内专利部主管。

纪要正文：

第七讲主要分为五部分：《专利审查指南》简介、专利审查流程及审查原则、《审查意见通知书》简介、审查意见答复的主要工作、其它注意事项。

一：《专利审查指南》简介

1 查指南的来源和作用

《专利审查指南》由国家知识产权局依据专利实施细则第122条制定了《专利审查指南》，这样可以更加客观、公正、准确和及时的处理有关专利的申请和请求。

2 行审查指南

现行审查指南是以2010年2月1日起实施的《专利审查指南（2010）》版为基础，经过2013年、2014年和2017年三次修正后形成的，现行审查指南自2017年4月1日起实施刚2个月。

3 查指南的主要内容

审查指南正文分为五大部分共三十五章（初步审查4、实质审查10、进入国家阶段的国际申请的审查2、复审与无效请求的审查8、专利申请及事务处理11）。在专利申请的实务过程中，最为重要的是审查指南的第二部分。

二：专利审查流程及审查原则

2.1专利审查流程

从流程图可以看出，针对三种专利申请类型（发明、实用新型和外观设计），专利审查流程有所差别，其中实用新型和外观设计的审查过程类似，以初步审查为主，通过初步审查程序即可获得授权。而发明相较于实用新型和外观设计的审查过程更为复杂，在通过初步审查之后，还需要启动实质审查程序，在通过实质审查之后才可以获得发明专利的授权。无论在初步审查过程中，还是在实质审查过程中，如果不满足专利授权条件，都可能会造成专利申请被驳回。专利申请被驳回之后，专利法还赋予申请人救济程序，即向专利复审委员会提起驳回复审请求。

2.2初步审查的内容

初步审查的内容主要以形式和内容为主，如审查请求书的填写内容、说明书形式是否完整、说明书的附图的清晰程度以及说明书的摘要内容的形式问题。若在上述审查过程中发现形式缺陷，审查员会发出补正通知书，申请人可以通过补正克服形式缺陷。但是如果审查过程中发现实质性缺陷，也可以就实质性的缺陷向申请人发出审查意见通知书，申请人可以通过意见陈述或对申请文件进行修改以克服实质性缺陷。

2.3实质审查的内容

相比较初步审查来说，实质审查的内容更为繁杂。，例如，发明创造是否违反法律、社会公德或者妨害社会公共利益，发明创造是否属于科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法等被专利法排除不能授予专利权的客体，发明创造是否满足专利法规定的新颖性、创造性和实用性的要求，专利申请文件公开的内容是否清楚和充分等等与发明创造的实质内容密切相关的要求，只有在发明创造完全符合实质审查的各种要求，才能被授予发明专利权。

2.4实质审查的原则

审查员在进行实质审查程序的过程中必须遵守三项基本原则：（1）请求原则；（2）听证原则；（3）程序节约原则。

（1）请求原则是指实质审查程序通常由申请人提出请求后才能启动，审查员只能以申请人依法正式呈请审查的申请文件进行审查。

（2）程序节约原则是指审查员应当在第一次审查意见通知书中将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人，尽可能的减少与申请人通信的次数，以节约程序。

（3）听证原则是指在实质审查过程中，审查员在做出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和\或修改申请文件的机会。

三 《审查意见通知书》（实质审查）简介

实质审查意见通知书可以分为两大部分，表格部分和正文部分，表格部分需要我们关注以下四个部分的内容，

（1）审查员发出此次审查意见通知书所基于的申请文件版本，即审查员会注明是对申请人在什么时间提交的申请文件进行的实质审查工作

（2）审查员做出此次审查意见通知书时是否进行了检索工作，以及检索到的相关现有技术文件

（3）本次审查意见所依据的法律条款，也就是说会列举出申请文件哪些部分不符合专利法的哪些条款的规定

（4） 审查员的倾向性意见。

四 审查意见答复的主要工作（讨价还价）

4.1阅读审查意见通知书

阅读审查意见通知书应注意三点：

1. 从审查意见通知书的表格部分明确审查员的倾向性意见，其中审查员的倾向性意见可以分为有授权前景、没有授权前景以及不确定性意见。

2.逐条阅读审查员在通知书正文部分所指出的本申请不符合专利法授权条件的问题。逐条阅读主要两个目的，一是全面归纳总结审查员指出的全部缺陷，因为只有对审查员指出的全部缺陷做出修改或陈述才有可能获得授权。二是明确缺陷存在的位置和缺陷产生的原因，缺陷的产生原因和位置会直接影响我们应对缺陷的策略和手段。

3.重点关注实质性缺陷。实质性缺陷是是工作的重点，这是相对不容易克服的难点。

4.2 对通知书中指出的缺陷和引用的对比文件进行分析

我们在了解审查员倾向性意见，通过逐条阅读审查员的意见对申请文件的全部缺陷进行归纳总结之后，需要对重点实质性缺陷和审查员引用的对比文件进行分析寻找突破口，从而使我们在与审查员的讨价还价过程中能够处于更有利的地位。突破口可以从三个方面入手：

1. 从审查员对技术方案的理解程度，虽然审查员都是具备一定专业技术能力的工作人员，但是受到一些主客观因素的影响，审查员可能会对一些技术方案的理解出现偏差，而这些偏差会导致审查员对本申请是否存在实质性缺陷做出不合理判断

2. 从审查员对相关法条的使用情况，审查员对法条的使用是建立在他对技术方案的理解基础上的，当审查员对技术方案的理解出现偏差的时候，他所使用的法条也往往不合理。所以，当我们以审查员对技术方案的理解程度作为主要突破口时，也可以利用法条适用不合理作为辅助突破口

3. 从本申请中记载的所有技术内容，我们可以从申请文件的其他部分中寻找并没有记载在权利要求书中的内容，将这些内容合并进入权利要求书中以克服缺陷。另外还可以将分散在两条或两条以上权利要求中记载的内容进行合并形成与审查员进行争辩的突破口。

4.3准备答复文件

1：准备答复文件需要根据不同的突破口进行相应的准备，针对上述三个方面的突破口可以采取不同的答复方式。

（1）：若审查员在对技术方案的理解或者法条的适用方面有瑕疵，那么我们可以不修改申请文件，以陈述意见作为答复的主要手段

（2）：若审查员对技术方案的理解或者法条的适用方面都比较合理，那么答复策略应该以申请文件的修改和陈述意见相结合。

2：准备答复文件要遵守三大原则：

（1）全面答复原则指指在答复审查意见的过程中要消除审查意见中指出的确实存在的所有缺陷，并且最好能够主动修改审查员遗漏的缺陷，积极促进审查程序的进行，避免申请被驳回。

（2）以专利法、细则和审查指南为依据原则指以相关法律和审查指南为依据，做到有理有据。

（3）保护范围最大原则指我们在争取专利授权的基础上，也应当争取最大的保护范围，而不应当为了寻求授权而过分的限缩保护范围。

4.4 几种常见的实质性缺陷答复策略

1、针对新颖性缺陷，我们的应对策略在于“找不同”，核实对比文件公开的内容，比较对比文件公开的内容与本申请是否真正相同，如有不同则要针对不同点进行意见陈述，如果审查意见指出对比文件隐含公开，则需要研究技术常识，看是真正的“隐含公开”还是审查员的主观猜测，如果确实属于内容相同，则需要进一步研究申请文件，寻找修改途径。

2、针对创造性的缺陷，其中创造性缺陷指本申请要求保护的技术方案与现有技术存在区别特征，满足新颖性要求，但是该区别技术特征并没有为本申请的整体技术方案带来突出的实质性特点和显著的进步。处理这样的缺陷应对的策略并不唯一，但是需要把握一个总原则：真核对比较本申请权利要求书和对比文件，寻找尽可能多的区别技术特征，根据区别技术特征解决的问题和产生的效果判断其是否被其他对比文件公开或者是否属于公知常识，进一步争辩对比文件之间或对比文件和公知常识之间的结合是非显而易见的。

3、针对说明书公开不充分，这类缺陷产生的原因是在撰写专利申请文件时候没有完整、详实的在说明书中对技术方案进行说明，导致审查员认为基于说明书所记载内容本领域技术人员不能够实现该技术方案，产生预期的技术效果。这种缺陷的处理策略我们可以从申请文件本身和现有技术中寻找证据，陈述本申请已经充分公开的理由，必要时可以补充一些实验数据以证明所产生的技术效果。但是在使用现有技术作为证据的时候要慎重，以免陷入自认发明没有创造性的尴尬。

除了上述3个主要的缺陷外，还有几个常见的实质性缺陷如：权利要求未清楚限定保护范围，不符合专利法第26条4款。对于这类缺陷只需明确缺陷出现的原因和位置，提出针对性的修改或陈述意见，克服权利要求不清楚的问题即可。

4.5、申请文件修改的原则

前面我们在审查意见答复策略中多次提到对申请文件进行修改，修改申请文件已经成为我们在答复审查意见工作过程中比较重要的手段之一，也是我们与审查员之间进行讨价还价的重要体现，那么为了克服审查意见中指出的缺陷，我们是否能够对申请文件进行任意方式的修改呢？答案是不可以。根据专利法第33条规定，对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。也就是说对申请文件进行修改必须从原申请文件中找到修改的依据，要么在原文中有相同的记载，要么能够从原权利要求书和说明书记载的内容直接地毫无疑义的确定。

五 其它注意事项

1、应当避免答非所问，例如审查意见通知书中指出权利要求不具有新颖性，但是答复的理由是本申请的技术方案具有优异的生产价值，已有多家公司、企业想要获得本申请相关的技术内容，并且获得多项国家、地方奖项。然而这些理由并不属于我们前面所讲的能够克服新颖性缺陷的对策，那么这种答复方式可能直接招致申请被驳回。所以，需要我们明确审查意见通知书中指出的缺陷，并且做出针对且有效的答复工作。

2、对于存在实质性缺陷的审查意见，如果只提交修改的申请文件，没有意见陈述或者意见陈述过于简略，也容易招致申请被驳回。我们在意见陈述书中争辩实质性缺陷如新颖性创造性问题时，一定要有理有据、逻辑清楚地逐条逐项进行论述，可以从一个角度层层深入，也可以从多个角度反复论证，总之尽可能增强说服力，宁可适当啰嗦，不可过于简略。

3、专利审查工作是以书面审查和沟通为主，但我们要合理利用其它沟通方式。这里所说的其他沟通方式包括电话沟通和会晤，其中电话沟通可以贯穿在整个审查过程当中，审查员在发出第一次审查意见通知书的时候会将自己的联系电话留在通知书中，所以在正式提交的答复文件之前，可以就审查意见通知书中不太明确的问题或者答复思路与审查员进行电话沟通，虽然审查员通常不会在电话沟通中表达一些肯定性或否定性的意见，但是我们可以通过电话沟通使审查员更容易理解我们的修改目的或者意见陈述的要点，不会导致审查员轻易的驳回申请。

申请会晤是一种可以直接与审查员面对面交流的沟通方式，申请会晤的程序没有电话沟通这么简单，需要在答复第一次审查意见之后以书面的方式向审查员提出会晤请求，并且需要审查员认为有必要同意会晤并安排会晤时间，在指定的场所下进行。会晤时一般会请发明人参与，就一些双方有争议的技术问题发表一些专业性的意见，双方也可以对申请文件的修改方式和意见陈述的思路进行讨论，讨论的内容也将会记录在案，作为审查过程文件保存。

4、我们还需要注意的是答复时限，每次下发审查意见通知书都会有答复的期限要求，一般第一次审查意见通知书是4个月的答复期限，其他审查意见通知书是2个月的答复期限，另外还有15天的文件邮寄时间，如果不能在答复期限内正式提交答复文件，可以在期限届满之前申请延长期限；如果在期限届满之前没有正式提交答复文件，申请将会被视为撤回，审查程序将终止。

下节预告

下节课的主题是“专利授权的门槛之三性新颖性和实用性”，欢迎大家到时听讲

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